Палата по Патентным спорам - «Sergio Armano»

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами
подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным
спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003,
регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от
08.07.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 17.04.2008 об отказе
в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007718733/50,
поданное компанией Серджио Армано, ВИА Л.МАНАРА, 13, 20122 МИЛАН,
ИТАЛИЯ, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007718733/50 с приоритетом от 22.06.2007
заявлено на имя КОНЦЕПТ ПРОДУИТ, Сп. Зед. о.о., 61-625, Польша, Познань,
ул. Хавеланска, 1, в отношении товаров 03 класса МКТУ.
Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение
представляет собой фантазийное словесное обозначение «SERGIO ARMANO»,
выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В
русской транслитерации - «СЕРГИО АРМАНО».

В процессе проведения экспертизы была произведена уступка права на
заявку, вследствие которой заявителем по заявке стала компания – Серджио
Армано, ВИА Л.МАНАРА, 13, 20122 МИЛАН, ИТАЛИЯ (далее – Заявитель).
Решением Роспатента от 17.04.2008 заявленному обозначению отказано в
государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 03
класса МКТУ, указанных в заявке. При подготовке заключения экспертиза
руководствовалась положениями пункта 3 статьи 1483 части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008
Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение
сходно до степени смешения с блоком (серией) ранее зарегистрированных
товарных знаков со словесными элементами «GIORGIO ARMANI», «ARMANI»
правообладателем которых является компания GA MODEFINE S.A., Via Penate 4
CH-6850 Mendrisio ( Швейцария).

В частности, в заключении экспертизы перечислен ряд знаков, охраняемых
на территории Российской Федерации согласно международным регистрациям
№№ 881497; 862342; 854046; 850846; 839280; 834108; 805306; 796704; 782614;
758050; 739506; 739282; 702387; 542969; 536698, 522094, 881498, 833734, 522094,
502876, 437479. Правообладателем указанных знаков является компания GA
MODEFINE S.A., Via Penate 4 CH-6850 Mendrisio.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.07.2008
заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 17.04.2008 по
следующим причинам:
- визуальное отличие сопоставляемых обозначений обусловлено тем, что
заявленное обозначение является словесным, а противопоставляемые знаки
являются либо комбинированными и/или выполненными оригинальным шрифтом
(международные регистрации №№ 862342, 850846, 834108, 805306, 796704,
782614, 758050, 739506, 542969, 536698, 502876), либо помимо указанных
элементов знаки включают также дополнительные словесные элементы (м.р. №№
881498, 881497, 854046, 839280, 739282, 702387).
- ассоциативный ряд, вызываемый сравниваемыми обозначениями,
различен. Заявленное обозначение будет вызывать ассоциации с мужчиной по
имени Серджио и по фамилии Армано (реальное лицо - итальянский дизайнер –
Управляющий директора компании-заявителя), а противопоставляемые
регистрации однозначно потребитель связывает с названием модного дома
«GIORGIO ARMANI», получившего свое название по имени и фамилии
известного итальянского дизайнера Джорджио Армани;
- фонетическое отличие обусловлено присутствием разных, фонетически и
семантически несходных имен в сопоставляемых обозначениях – «SERGIO» и
«GIORGIO», а также разных фамилий, распространенных в Италии – «ARMANO»
и «ARMANI»;

- в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки не
являются сходными до степени смешения в силу отсутствия между ними
фонетического и семантического сходства;
- круг потребителей товаров, относящихся к так называемым
«дизайнерским», «люксовым», и товаров заявителя, представленных в более
низком ценовом сегменте «масс-маркет», сильно отличается;
- заявитель считает, что для рядового потребителя будет отсутствовать
возможность смешения указанных обозначений в гражданском обороте, в том
числе и в силу отнесения товаров, маркируемых рассматриваемыми
обозначениями, к разным группам товаров;
- между заявителем и правообладателем противопоставленных
международных регистраций было достигнуто соглашение на право регистрации
обозначения «SERGIO ARMANО» в качестве товарного знака в отношении всех
заявленных товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенных доводов в возражении заявителя изложена
просьба об отмене решения Роспатента об отказе в государственной регистрации
обозначения по заявке № 2007718733/50 и регистрации заявленного обозначения
в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения,
Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты приоритета (22.06.2007) заявки № 2007718733/50 правовая
база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве
товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от
11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и
рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,
утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в
Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003
(далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц,
заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми
в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным
договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и
имеющими более ранний приоритет.

Регистрация обозначений, указанных в пункте 1 статьи 7 Закона, в
качестве товарного знака допускается только с согласия правообладателя.
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения
сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными
обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на
основании признаков, перечисленных в подпунктах (а – в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих
признаков:

наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых
обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение
близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие
совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место
совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных,
согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного
обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом
характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое
сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.
Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании
следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в
частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного
из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который
имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях
понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут
учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт
14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров.

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется
принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их
принадлежности одному производителю. Для установления однородности
товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид
материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и
другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой
словосочетание «SERGIO ARMANO», выполненное стандартным шрифтом
заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака
испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне
заявки.

Все противопоставленные знаки, охраняемые на территории Российской
Федерации в силу международных регистраций, представляют собой или
включают словесный элемент «GIORGIO ARMANI» или «ARMANI»,
выполненный буквами латинского алфавита. Правообладателем всех
перечисленных в заключении экспертизы и охраняемых на территории
Российской Федерации знаков является компания GA MODEFINE S.A. Via Penate
4 CH-6850 Mendrisio(CH).

Всем перечисленным в заключении экспертизы знакам, охраняемым в силу
международных регистраций №№ 862342, 850846, 834108, 805306, 796704,
782614, 758050, 739506, 542969, 536698, 502876, 881498, 881497, 854046, 839280,
739282, 702387 предоставлена правовая охрана в отношении товаров, в том числе
03 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 03 класса МКТУ, в
отношении которых испрашивается государственная регистрация по
рассматриваемой заявке.

Однородность товаров, указанных в перечне заявки №2007718733/50, и в
перечнях противопоставленных в заключении экспертизы международных
регистраций лицом, подавшим возражение, не оспаривается.
Сопоставительный анализ на сходство заявленного словесного
обозначения и противопоставленных знаков показывает, что данные обозначения
следует признать сходными по фонетическому фактору сходства.
Фонетическое сходство обусловлено наличием близких и совпадающих
звуков, составляющих обозначения, близостью состава гласных и согласных, а
также характером совпадающих частей обозначений.

Сосуществование заявленного обозначения и указанных выше товарных
знаков, содержащих фонетически сходные словесные элементы, и
предназначенных для индивидуализации одного и того же рода товаров в
контексте пункта 1 статьи 7 Закона возможно лишь с согласия правообладателя
ранее зарегистрированных товарных знаков.

Заявителем представлено Соглашение на право регистрации заявленного
обозначения, заключенное между заявителем по рассматриваемой заявке
компанией Sergio Armano, VIA L.MANARA, 13, 20122 Milano, Italy и
правообладателем противопоставленных товарных знаков компанией GA
MODEFINE S.A. Via Penate 4 CH-6850 Mendrisio (Швейцария). В данном
соглашении (раздел 1. Предмет договора) прописаны условия, при которых
правообладатель дает согласие на регистрацию товарного знака «SERGIO
ARMANO» по заявке №2007718733/50.

У Палаты по патентным спорам отсутствуют основания не принимать во
внимание наличие вышеуказанного соглашения и договоренности, достигнутой в
рамках данного соглашения сторонами по регистрации и использованию
товарного знака.

В связи с тем, что сопоставляемые знаки не являются тождественными,
имеется соглашение, в котором выражено согласие правообладателя
противопоставленных знаков на регистрацию заявленного обозначения в качестве
товарного знака, вывод о сходстве заявленного обозначения и
противопоставленного товарного знака до степени их смешения в отношении
однородных товаров, правомерно указанный в заключении экспертизы, не
является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении
товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.
С учетом указанных обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам
не усматривает оснований для отказа в государственной регистрации товарного
знака «SERGIO ARMANO» по заявке №2007718733/50.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 08.07.2008, отменить решение
Роспатента от 17.04.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№ 2007718733/50 в отношении следующего перечня товаров:

Форма 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(511)
03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для
чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла;
парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные
порошки и пасты.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на
1 л. в 1 экз.

Регистрация товарных знаков

просто свяжитесь с нами

+7 (861) 278-51-26, kr@ipprolaw.com

Есть вопросы? Задайте их нам!

Звоните по нашему номеру +7 (861) 278-51-26 или заполните форму ниже и мы вам перезвоним!