Close
Обратная связь
  • Ваше имя
  • Тема сообщения
  • Текст сообщения
  • Введите текст с картинки Картинка

Юридическая
фирма IPPRO

защита
интеллектуальных
прав в России и
за рубежом

Новости

Уведомление ФИПС о предполагаемом отказе в регистрации товарного знака

Ранее я подробно рассказала вам о том, как начать процедуру регистрации товарного знака. В конце предыдущих разъяснений о процедуре регистрации знака  было сказано о том, как получить свидетельство на товарный знак после вынесения положительного решения о регистрации товарного знака. Однако  экспертиза заявленного в качестве товарного знака обозначения по существу может закончиться не только вынесением  положительного решения – решения о регистрации товарного знака. Довольно часто заявитель,  ожидая вожделенное решение о регистрации,  вместо него получает  «Уведомление о результатах проверки  соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства» (далее я буду называть его просто Уведомление, для краткости), так называемый  предварительный предполагаемый отказ в регистрации товарного знака.

УВЕДОМЛЕНИЕ ФИПС О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКАКак правило,  мы, обсуждая процедуру регистрации товарного знака с нашими клиентами, предупреждаем их о такой возможной неприятной вероятности. И заранее рассказываем, что,  как  и в какие сроки в этом случае нам потребуется сделать.  Но, в связи с тем, что процедура регистрации товарного знака весьма длительна (в среднем она длится 12-18 месяцев), многие забывают о вероятности получения предварительного отказа. И нам приходится снова и снова рассказывать клиентам, что за «зверь» это самое Уведомление, как нужно на него реагировать и что предпринять.


В Уведомлении содержится  мнение экспертизы о том,  почему товарный знак не может быть зарегистрирован. Это мнение эксперт обосновывает  ссылками на соответствующие нормы  Гражданского Кодекса РФ. 
«В результате проведения экспертизы обозначения «ХХХ»,  заявленного в отношении товаров  (следует перечисление классов МКТУ) установлено, что…» Так, как правило,  начинаются эти Уведомления, а далее следует перечень того, что установлено. Перечисляются выявленные тождественные и/или сходные до степени смешения товарные знаки, препятствующие регистрации заявленного вами обозначения, а также иные мотивы. Среди таких мотивов могут быть: отсутствие по мнению экспертизы, у заявленного обозначения различительной способности, ложность обозначения по отношению к заявленному перечню товаров/услуг, вероятность введения потребителей в заблуждение и другие. Основания для отказа в регистрации перечислены в статье 1483 Гражданского Кодекса  РФ.
 Заканчивается  Уведомление, как правило, так: «Заявителю предлагается представить в течение 6-ти месяцев с даты направления данного Уведомления свои доводы, которые будут учтены при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения».
Итак,  прежде всего, вам  нужно знать, что у вас имеется в запасе ровно 6 месяцев, считая от даты направления Уведомления для того, чтобы направить мотивированный, аргументированный ответ на него, в том случае, если вы не согласны с доводами экспертизы, изложенными в Уведомлении.


Кажется, что времени много и можно успеть все подготовить для подачи мотивированного ответа. Практика показывает, что этого времени зачастую не хватает.  Поэтому, как только вы получили такое уведомление, поспешите определиться – будете ли бороться за судьбу своего товарного знака или нет. Будете бороться – означает, что мы, по вашему поручению, наметим наиболее перспективный план мероприятий, направленный на преодоление нежелания экспертизы регистрировать ваш знак. Вы получите от нас этот намеченный план, возможно, мы совместно его скорректируем и приступим к воплощению.
Процесс подготовки ответа на Уведомление зачастую  труден и не скор. Один только анализ Уведомления  и составление плана мероприятий, направленных на  преодоление  отказа в регистрации требует от специалиста  много знаний, умения и опыта подобной работы. Поэтому мы  готовим ответ на Уведомление за дополнительную плату.  Стоимость услуг по подготовке ответа зависит от уровня сложности, количества выдвинутых экспертизой оснований для отказа.


Если экспертиза ссылается на то, что в ходе её проведения были выявлены сходные до степени смешения товарные знаки, ранее зарегистрированные и/или заявленные на регистрацию другими лицами, нам потребуется провести сравнительный анализ каждогопротивопоставленного обозначения на предмет его сходства с заявленным вами знаком.  Анализировать нужно будет по трем признакам: фонетическому, семантическому и графическому.  Также необходимо проанализировать:  являются ли товары (услуги) заявленного вами обозначения однородными тем товарам (услугам), что перечислены в противопоставленных регистрациях.  Если  результаты проведенного анализа неутешительны,  и мы приходим к выводу о том, что противопоставленный (-ные) товарный знак (товарные знаки) на самом деле и по нашему мнению являются сходными до степени смешения с заявленным вами знаком в отношении однородных товаров (услуг), то мы можем предложить вам различные варианты выхода из ситуации.


Например, если перечни товаров  лишь частично «пересекаются», а в какой-то  части не являются однородными, то можно предложить вариант – уточнить перечень заявленных товаров, сократить его, и просить Патентное ведомство зарегистрировать товарный знак лишь для части заявленных товаров, являющихся неоднородными тем, что находятся в препятствующих регистрациях.
Регистрация сходных знаков в отношении разнородных товаров допускается. 
Другим вариантом выхода из ситуации может быть получение письма-согласия от правообладателя более ранней регистрации сходного знака в отношении однородных товаров.


Такой выход также предусмотрен законом:
Статья 1483. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака
6. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:
1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;
2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Мы можем по вашему поручению, или вы самостоятельно, разыскать правообладателя  препятствующей регистрации  и просить его предоставить вам свое согласие на регистрацию сходного товарного знака в отношении однородных товаров. Если противопоставленных товарных знаков несколько, то  и согласия придется получать от всех правообладателей.
Такое письмо-согласие, полученное от правообладателя препятствующей регистрации,  прилагается к ответу на Уведомление. Следует помнить  о том, что это согласие может быть учтено экспертизой при вынесении окончательного решения  и решение о регистрации может быть вынесено в пользу регистрации вашего товарного знака. Также возможна ситуация когда эксперт не сочтет возможным принять положительное решение о регистрации  вашего знака даже при наличии письма-согласия.  Это обусловлено рядом причин, которые сформулированы в отдельных Рекомендациях Роспатента посвященных  вопросам, касающимся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака.

В другом случае мы можем порекомендовать обратиться к правообладателю мешающего товарного знака  с предложением о заключении возмездного договора об отчуждении прав на товарный знак.
Кроме того, можно попытаться выяснить иные обстоятельства – не ликвидировано ли юридическое лицо, не прекратил ли деятельность индивидуальный предприниматель, используется ли товарный знак для того перечня товаров (услуг), для которых он зарегистрирован. И, в зависимости от полученных результатов предлагать иные варианты, которые будут способствовать регистрации заявленного вами обозначения в качестве товарного знака.


«Уведомление о результатах проверки  соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства» - это не окончательный отказ в регистрации. Нужно тщательно проанализировать содержащиеся в нем доводы, правильно спланировать стратегию подготовки к ответу на него, своевременно, аргументировано ответить и, возможно, регистрация заявленного вами обозначения в качестве товарного знака состоится.

Читайте также:

1. регистрация товарного знака стоимость и сроки

 

Регистрация товарных знаков

просто свяжитесь с нами

+7 (861) 278-51-26, kr@ipprolaw.com

Есть вопросы? Задайте их нам!

Звоните по нашему номеру +7 (861) 278-51-26 или заполните форму ниже и мы вам перезвоним!

Связь с нами

Российская Федерация, 350020 г. Краснодар, БЦ «Гранд Плаза», ул. Рашпилевская, д. 179/1, офис 710
тел.: +7 (861) 278-51-26, +7 (861) 259-89-04
i Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.